全国知识产权服务品牌牵手行动举行 摄影 江照军   

11月18日，2014全国知识产权服务品牌机构牵手区域发展（陕西）行动在西安高新区举行，在此次活动中，来自全国各地的知名专家向与会代表分享了自己的经验与体会。本刊记者专门采访了全国著名专利代理人岳泉清，他对记者讲述了如何提高发明申请的授权率和获得稳定的专利权。  

岳泉清指出，创造性是影响发明专利申请授权率和专利稳定性的主要因素：专利事业新阶段的开始。自2013年12月18日国家知识产权局发布了《国家知识产权局关于进一步提升专利申请质量的若干意见》起，我国考核各区域专利工作指标体系主要专项为：“专利申请占比、发明专利授权率、专利维持率、实施率等指标。”这些指标也是实现创新型国家的一个必要条件。自此中国专利事业走完了从无到有，再到申请量位居全世界第一的进程，从此开始了追求申请专利的高质量和全力稳定的新阶段。   

创造性是获得  

专利授权率和  

稳定性的主要因素   

创造性的作用：授权的发明专利要具备三性，创造性是三性之最，故容易满足的就是创造性，制药发明申请具备了创造性也就容易被授予专利权。现阶段接到无授权前景的审查意见，不具备创造性的占了大多数。在发明专利无效请求中被无效掉的发明中，由于不具备创造性的也占了大多数。所以创造性是影响发明申请授权率和专利稳定性的主要因素。  

发明专利具备创造性的定义：是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著进步。  

创造性的地位：在专利的三性中，创造性是最不容易达到的，所以只有具备了创造性，就基本上能被授权。因为具备了创造性就必须具备了新颖性，也具备了实用性。  

实用性的定义：实用性是指发明或者实用新型能够传告或者实用，并且能够产生积极效果。“能够制造或使用”是“能够产生积极效果”的前提，反之，如果不能制造或实用，当然也就不可能产生积极效果。具有突出的实质性特点的判断标准：对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否是显而易见的，如果是显而易见的，则不具备突出的实质性特点，反之，则是具备突出的实质性特点。  

什么是显而易见：首先找出本发明与现有技术的区别技术特征，该区别技术特征要解决的问题是现有技术中能否得到启示，如能，则为显而易见；如不能，则为非显而易见。本发明是怎样解决该问题的，这是发明的核心，核心被启示了，那必然是显而易见的了。怎样解决的就是技术方案。  

具有显著进步的判断标准：本发明与现有技术相比具有更好地技术效果。在评价发明是否具有显著进步时，还应该考虑本发明是否具有有益性的技术效果，有益的技术效果显然比显著进步又降了一级；以下几种情况通常认为本发明具有有益的技术效果；有益的技术效果是由该区别技术特征带来的，而不是由其他因素带来的。比如与现有技术相比本发明提供了一种新的技术构思，该技术方案的产生的技术效果能够基本上达到现有技术的水平即可；本发明代表了某种新技术的发展趋势；一种全新的产品，或一种全新的方法，对其效果尚不完全清楚，更不能完全量化，但可以定性，效果是变化，而不是变劣，仍可认为具有显著进步；本发明尽管在某些方面有负面效果，但是在其它方面比现有技术有明显的积极效果，也具备创造性。   

发明人应积极支持  

代理人诉求   

岳泉清认为，专利事业的三大支柱在发明专利申请授权和专利稳定过程中的作用分别是：发明人士支撑代理人撰写和答复发明审查意见是的数据库；代理人是引导发明人使该发明走向授权彼岸并使权利稳定的向导；审查员是为了申请人和社会获得适格和稳定性好的发明专利权的过滤器。  

发明人数据库的作用：发明人在申请时要尽量提供清楚完整的技术方案和技术效果及要解决的问题。提供的实施方式要尽可能的多和技术手段和参数可能要全而细。每条发明效果尽可能和每个技术特征相联系，而且要量化，此量化要和背景技术对比。答复审查意见时发明人要尽可能发现审查员在审查意见中对本发明技术方案和对比文件的技术方案理解有错误的地方。发明人和申请人一定要支持代理人答复都不具备创造性的二通或三通。  

代理人向导的作用:当审查意见正确时，尽可能找出审查意见没有谈及的问题。判断是否要素省略发明，是否是克服了技术偏见的发明，是否是取得了预料不到技术效果的发明；重新确定发明主题，修改主题名称，修改发明目的，修改发明效果，修改权利要求。  

修改时：不能违反法33条、要符合细则51条3款、是缩小了保护范围、由授权前景。实践证明了“放弃了必然失败，不断努力了才可能成功。”   

如何答复审查意见  

以提高授权率  

岳泉清认为。审查员过滤器的作用体现在：审查员实用“专利法”、“细则”、“审查指南”这三个顾虑器，不断筛选过滤掉不符合授权条件的发明专利申请，同时用否定的方式帮助发明人和代理人理清本发明的创新点所在，给发明人和社会一个稳定性好的专利权。  

应正确认识发明实质审查程序。答复审查意见的过程是审查员进行书面沟通的过程，专利代理人能否与审查员进行有效的沟通，是答复工作能否圆满完成的前提。如果能够清楚的判断专利申请是否真的具有授权的实质性条件，对于追求专利保护的人来说，比稀里糊涂通过审查还重要。如果申请人能够认识到审查意见是审查员从另一角度既用过滤器的手段帮助发明人探寻发明对现有技术所作出的实质贡献的过程，则有就助于改变发明人与审查员之间对立的心态，圆满地完成实质审查程序。  

应该善于同审查员沟通。一个好的专利代理人，应该能够高效的完成与审查员的意见沟通。当收到所有权利要求所请求保护的技术方案都不具备创造性的审查意见后，如果完全赞成审查意见，除非放弃该申请，代理人必须对权利要求书进行修改，同时提交意见陈述书，论述修改内容符合法33条的相关规定，以及该修改如何克服了原权利要求不具备创造性的缺陷。如果代理人完全不赞成或部分不赞成审查员的审查意见，那就必须提交意见陈述书，详细陈述自己的意见来反驳审查员的审查意见。  

沟通中最常见的错误。有的申请人不同意审查意见，但仅仅是提出疑问和给出结论，没有具体说理，或者说理简单，这显然不能说服审查员。有的代理人在反驳审查意见时，仅仅简单地论述这些对比文件与本发明的领域不同或者技术方案差别较大，因而无法结合以得到申请所述技术方案。如果代理人不能论述本发明的技术方案并非现有技术方案的叠加，现有技术中不存在进行本创造本发明的动机，不存在加以结合或者改进的启示，则答复意见也不会被审查员所接受。  

不针对审查意见来陈述意见，例如，代理人完全抛开审查意见中的事实、证据和理由，自己分析了所有对比文件，给出权利要求所请求保护的技术方案 具备创造性的理由。  

应该掌握创造性答复的内在规律。现阶段审查员基本上是按照“散步法”这个程式化的思路审查创造性并撰写审查意见的，针对审查员运用“三步法”做出的审查意见如何答复。具体阐述一下实践中的做法。  

代理人应仔细核查审查员所提供的实施与依据。具体包括：审查员提供的对比文件是否属于专利法所规定的现有技术，审查意见中具体给出的对比文件中相关段落的内容是否属实。如果审查员采用了外文文献，申请人还应该核查翻译是否正确，以及根据翻译所得出的结论是否恰当。  

审查员把对比文件中的某些技术特征与发明权利要求中的某些特征尽了一一对应，其目的是为了证明权利要求中相应技术特征已经被对比文件所公开。  

代理人应分析上述特征对应的结果是否准确、妥当。如果代理人不同意，可以指出并说明理由。  

审查员还会指出权利要求所述方案与最接近的现有技术的区别技术特征：代理人应该核实审查员指出的区别技术特征是否正确、全面。审查员基本区别技术特征，概括了权利要求所要求保护的技术方案实际要解决的技术问题。  

代理人需要判断这个问题是否妥当。概括了技术问题后，审查员会引入新的对比文件或者采用公知常识，来论述找到的区别技术特征属于现有技术，认为现有技术给出了将上述区别技术特征应用到前述最接近的现有技术上，以解决上述技术问题对本发明具备了技术启示。对于这部分内容，代理人应判断审查员的说理是否合乎逻辑和技术事实是否真实。  

三步法产生已久，是至今为止评价创造性最重要和最常用的方法，也是适用最广泛的方法，但是“三步法”并不是评价创造性的唯一方法。应该细致入微地探索发明创造与现有技术的区别技术特征。  

老一点的审查员往往经过多年的持续培训和严格的审查训练，关于创造性的理解和逻辑思维能力一般不会出现差错。仅仅由于接触所审查的专利内容时间短暂，有可能对发明的技术方案理解不充分。因此，对于专利代理人或者发明人来说，答复审查意见的核心工作在于理解发明的技术实质，发现和找到其与审查员在技术上理解有什么不同。因此，大多数情况下，创造性答复能否成功在于能否找到发明申请在技术上的创造新点，这是发明专利申请能否被授权的基础。  

从专利法的立法角度看，专利的实质审查过程，也是发明人、代理人和审查员之间共同寻找、逐步发现一个发明创造的创新点的过程。这种寻找有助于发明人和公众更充分地理解发明创造本身，从而更好地发挥个性的发明创造用于推动和促进科学技术进步的作用。如果这种技术上的创新点不存在，那么它就不能促进科学技术进步，也就不应该被授予专利权，如果即使侥幸或者采用非正常手段被授予了专利权，其稳定性也不会好，也不能起到保护作用，这也就违反了立法宗旨。